「令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復（「故意ではない」基準）について」が公表されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士　高松孝行です。

令和5年2月13日に、特許庁から「令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復（「故意ではない」基準）について」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

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国際出願の優先権主張の期限は、優先権主張の基礎となる特許出願の日から12ヵ月ですが、この期間が経過した場合であっても、優先権を回復できる例外規定があります。

その例外規定に関し、令和5年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を受理官庁である日本国特許庁に提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意」基準から「故意ではない」基準に緩和することが予定されています。

そこで、特許庁は「故意ではない」基準を明確化するために、この基準を公表したのではないかと思います。

なお、令和5年3月31日以前に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復は、従前の「相当な注意」基準が適用されます。

詳細は、この基準を読んでいただければと思いますが、「故意ではない」基準を満たすか否かについては、次の要件を満たす必要があります。

1. 方式的な要件
   1. 国際出願の国際出願日が優先期間満了の日の後であるが、当該満了の日から2月以内であること（PCT規則26の2.3(a)）
   2. 先の出願に関する優先権主張が国際出願においてされている、又はPCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に追加されていること
   3. 優先権の回復請求及び優先期間内に国際出願をすることができなかった理由のいずれもが、PCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に提出されていること
2. 実体的な要件
   1. 「故意ではない」基準の要件
      出願人が意図的に国際出願を優先期間内に行わなかったものではなく、優先期間内に出願する意思を基本として継続的に有していた場合、当該出願人は「故意ではない」基準を満たしていると判断する（ROガイドライン166I）
   2. 記載すべき事項
      1. 故意ではない表明
         「優先期間内に国際出願をしなかったことは故意ではありません」のように、明確に故意ではない旨を記載する
      2. 優先期間内に国際出願を提出できなかった理由
         優先期間を徒過してしまった一連の経緯及びその原因を簡明に記載する
         ただし、「国際出願を不要と判断した」や「国際出願を不要と考え代理人に依頼しなかった」等の国際出願を行うことを断念したと判断できる記載がある場合、上記1における「優先期間内に出願する意思を基本として継続的に有していた」と判断されないことになる

上記の方式的な要件および実体的な要件を満たした場合には、「故意ではない」基準を採用している受理官庁としての日本国特許庁が回復を認めた優先権は、PCT規則49の3.1の規定を留保しておらず、かつ、国内法令が「故意ではない」基準又は出願人にとってそれより有利な基準を採用している指定国において、原則その効力を有することになります（PCT規則49の3.1(b）(g)）。

国際出願において優先権主張手続きは非常に重要であり、主張しなかった場合のデメリットは大きなものとなる可能性があります。

今回の優先権の回復の基準が「故意ではない」基準に変更になることはユーザにとってメリットですが、このような例外措置を適用しないように気を付けて出願するようにしましょう！

今日は以上です。